Comentarios a la Sentencia del Tribunal General (UE) T-100/09: Notas interpretativas de los requisitos de validez de un diseño comunitario

El pasado 10 de junio, el Tribunal General (UE) resolvió un conflicto que enfrentaba a dos compañías barcelonesas, competidoras del sector de componentes para vehículos y que contaba con la participación de la EUIPO.

El objeto del pleito es el análisis de la validez de un modelo comunitario que protege un acoplamiento para conectar equipos de refrigeración y aire acondicionado a un vehículo a motor.

Estamos ante un procedimiento que bien podría haber sido una intensa partida de ajedrez, ya que todas las partes involucradas agotaron todos y cada uno de sus cartuchos para impugnar defectos formales y de fondo.

A pesar de la extensión de la resolución, podemos extraer aspectos muy relevantes respecto a (i) la interpretación de las causas de nulidad de un diseño comunitario, cuando se alega el art. 25.b) del Reglamento 6/2002, de Diseños Comunitarios (en adelante, “RDC”) en relación con el artículo 63.1 RDC; o (ii) la importancia de motivar las resoluciones a la luz del art. 4 RDC.

El origen del litigio:

En abril de 2013, Mecánica del Frío, S.L. (“la titular del diseño impugnado”), solicitó la protección del diseño controvertido, que se aplica sobre acoplamientos de refrigeración y aire acondicionado para vehículos a motor. Podemos ver varios de los dibujos reivindicados en el siguiente cuadro:

En agosto de 2014, L. Oliva Torras, S.A., (“la recurrente”), empresa competidora, solicitó el registro de un diseño comunitario altamente similar al anterior. Mediante declaración de nulidad, la División de Anulación de la EUIPO estimó la falta de novedad y carácter distintivo, por lo que, dicho diseño no era válido.

Como si de un púgil malherido se tratara, la recurrente quiso devolver el golpe a la titular del diseño controvertido y presentó una acción de nulidad del diseño controvertido en marzo de 2016, basándose para ello en la aplicación de la causa de nulidad recogida en el art. 25.1.b) RDC (incumplimiento de los requisitos de los artículos 4 a 9 RDC) ante la existencia de fotografías que acreditaban la existencia de un modelo anterior y, en consecuencia, la falta de novedad del diseño controvertido.

La División de Anulación resolvió en favor de la titular, al establecer que las fotografías aportadas por la recurrente no desvirtuaban la novedad del diseño controvertido, al apreciarse suficientes diferencias.

La decisión se elevó a la Sala de Recursos, la cual desestimó el recurso, entre otros motivos, por que las anterioridades alegadas no interferían en la novedad del diseño controvertido y, que la recurrente no había aducido la nulidad en virtud del artículo 4.2 RDC y, por ende, de conformidad con el artículo 63.1, no cabía resolver en dicho sentido.

Así las cosas, disconforme con la resolución de la Sala de Recursos, la recurrente acude al Tribunal General esperando una decisión más beneficiosa a sus intereses. Dejando de lado la controversia formal relativa a las alegaciones sobre admisibilidad del recurso y la imposibilidad de modificar las pretensiones, vamos a entrar a exponer los argumentos del Tribunal respecto al fondo del asunto.

La respuesta del Tribunal General

Son varios los motivos de fondo alegados por la recurrente y sobre los que el Tribunal dedica una importante extensión de su sentencia. Los más relevantes, a nuestro entender, son:

Art. 25.1.b frente al art. 63.1 RDC

La primera fuente de debate nace con la confrontación que se da al hilo del procedimiento, entre el motivo de nulidad del artículo 25.1.b RDC alegado por la recurrente y el artículo 63.1 RDC.

El primero de los mencionados artículos establece que, se declarará la nulidad de un diseño comunitario, cuando no se cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 4 a 9 del Reglamento.

Este motivo había sido invocado por la recurrente, pero, sus alegaciones y documentación probatoria se limitaban a intentar acreditar la falta de novedad (art. 5), por lo que de conformidad con el artículo 63.1 (“cuando se trate de un procedimiento para instar una declaración de nulidad, el examen de la Oficina se circunscribirá a los hechos, pruebas o argumentos de las partes y a las pretensiones de éstas”), la Oficina no podía entrar a valorar si se cumplen los requisitos de los artículos 4,6,7,8 y 9, a pesar de que comunicara en la instancia de recurso la falta de cumplimiento del requisito del art. 4 (visibilidad).

Sin embargo, el Tribunal General indica aquí que, cuando se alega la aplicación del art. 25.1.b) RDC, se entiende implícitamente que se está esgrimiendo el incumplimiento de todos y cada uno de los artículos 4 a 9.  En consecuencia, no puede descartarse su estudio de forma automática, ya que el examen de todos los requisitos de este artículo resulta indivisible.

A pesar de lo anterior, el Tribunal recuerda que, preceptos como el artículo 28.1.b) del Reglamento 2245/2002, exigen que si se esgrime la falta de novedad o carácter singular de un modelo, debe acompañarse la documentación probatoria de dicho extremo.

A mayor abundamiento, si se aportan pruebas en soporte, por ejemplo, del artículo 5, la Oficina no estaría obligada a examinar sistemáticamente el resto de artículos (4 a 9) a la luz de la documentación probatoria del artículo 5.

En conclusión, si bien los órganos de la EUIPO pueden tomar en consideración hechos notorios o examinar circunstancias no alegadas por las partes, pero cuya resolución es necesaria (STG (UE) de 15.10.2018, T-164/17), solo puede fundamentarse la resolución en los motivos alegados por las partes y en virtud de sus hechos expuestos y pruebas presentadas.

Sobre el art. 4.2 y 3 RDC. La falta de motivación de la resolución

El segundo tronco sobre el que se cimentan las alegaciones de la recurrente pasa por indicar que, la Sala de Recursos, a pesar de su Comunicación de 2018 en la que indicaba que la pieza protegida por diseño es parte de un producto complejo y no es visible y, por tanto, se ajusta a la prohibición del art. 4.2 RMC, guarda silencio al respecto en su Resolución y, por tanto, la Sala incumplió su obligación de motivación (art. 296 TFUE).

Por otro lado, la recurrente no había aducido este motivo hasta después de la Comunicación de la EUIPO. Posteriormente, hizo suyo dicho argumento.

Rápidamente, debemos recordar que estamos ante un acople de refrigeración que se une al compresor del motor y, cuando el capó se encuentra cerrado, el mismo no es visible.

No obstante, el Tribunal cree que las consideraciones de la Comunicación de 2018 (posteriormente hechas propias por la recurrente en sus observaciones), no se encuentran recogidas en la Resolución final y que, por tanto, se adolece de falta de motivación en la misma.

En este sentido, si bien la Sala de Recursos no estaba vinculada por su Comunicación, sí que debe motivar las razones por las cuales se aparta de sus conclusiones de la Comunicación, ya que esto formaba parte del contexto en el que se adoptó la resolución (STJUE 28.06.2018, C-564/16).

En conclusión, establece el Tribunal General que, si bien es cierto que no está facultado para sustituir la apreciación de la Sala de Recursos por la suya propia, ni pronunciarse sobre algo que la Sala no se ha pronunciado, dado que la Resolución carece de motivación, adolece de un vicio insalvable, por lo que la misma queda anulada.

Conclusiones

A modo de conclusión, de la extensa Resolución estudiada, podemos indicar que, para los casos en los que se alegue la aplicación del art. 25.1 RDC, se entenderá que estamos esgrimiendo la aplicación de todas sus prohibiciones.

Sin embargo, en un sentido lógico, el Tribunal/Sala Administrativa, únicamente deberá enjuiciar o resolver sobre aquellos aspectos esgrimidos por la recurrente o parte demandante. Así viene siendo desde el comienzo del derecho latino, ya que “affirmanti incumbit probatio”.

JUAN BOTELLA REYNA / ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

Juan Botella