Nuevas notas interpretativas a la solicitud de mala fe de una marca. Lewis Hamilton no puede impedir que Hamilton International Ltd comercialice sus relojes “Hamilton”

En muchas ocasiones, y sobre todo con empresas cuyos nombres están relacionados con apellidos, familias o nombres propios, hemos encontrado denominaciones de marcas que coinciden entre ellas. Cuántas veces habremos visto “Pérez e Hijos” o “Hermanos García” como nombre de alguna compañía, sin importar si era una empresa dedicada al transporte de mercancías o a la confección de zapatos, por poner algún ejemplo. En NORAK nos ha sorprendido ver que esto mismo lo ha sufrido en primera persona el conocido piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton con la, también conocida, marca de relojes de lujo Hamilton.

“El pasado 20 de octubre, la Cuarta Sala de Recursos de la EUIPO dio por finalizada la pugna (una de ellas) que enfrentaba a la compañía estadounidense “Hamilton International” con el piloto de Fórmula 1 (“F1”), Lewis Hamilton, sobre los derechos de uso de la marca “HAMILTON” para relojes de la Clase 14. A pesar de haberse acostumbrado a la victoria en los circuitos, el campeón del mundo de F1 no ha sido capaz de subir al podio en esta ocasión.

La gran mayoría de personajes famosos aprovechan el tirón y éxito de su nombre para comercializar todo tipo de productos. El piloto británico Lewis Hamilton no es una excepción y, en su gusto por la estética y la moda, viene solicitando, desde el año 2015, el registro de alrededor de diez marcas “Lewis Hamilton” por todo el mundo (por ejemplo, la Marca de la Unión Europea 14.365.837, para artículos de ropa y zapatos, joyería, bisutería y relojes, a través de su compañía 44IP Limited.

Por su parte, Hamilton International es una empresa que lleva comercializando relojes bajo la marca “Hamilton” desde el año 1892 y cuyos primeros registros marcarios en vigor datan del año 1936 (Marca canadiense 168.797, que protege, entre otros, relojes). Sus relojes disfrutan de cierto renombre, pues fue el reloj oficial de la armada de Estados Unidos durante varias décadas de principios de siglo XX y fue llevado por Elvis Presley en la película de los años sesenta, “Blue Hawaii”.

Todo comienza con la interposición, por parte de 44IP Limited, de una acción de nulidad sobre la Marca de la Unión Europea núm. 13.496.013, solicitada el 25 de noviembre de 2014. Según la representación de 44IP Limited, se trata de una solicitud de registro realizada de mala fe en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.1.a), b) y 7.1.f) del Reglamento de Marcas de la Unión Europea.

De forma paralela, 44IP Limited, instó la caducidad de la Marca de la Unión Europea núm. 103.200, por una supuesta falta de uso en el mercado, asunto que todavía no ha quedado resuelto pero que, por el resultado de este procedimiento, bien parece que sufrirá el mismo destino.

En concreto, la representación del piloto de carreras, esgrimió que la solicitud impugnada respondía a una estrategia abusiva de registro, al encadenar varios registros seguidos sin usarse en el mercado, pero bordeando las obligaciones de uso de la misma.

La causa de nulidad por mala fe registral esgrimida es explicada profundamente por el Tribunal General de la Unión Europea, en su resolución de 7 de julio de 2016 (T-82/14) la existencia de mala fe en la solicitud de una marca, al demostrar que la única intención del solicitante era la de concatenar registros marcarios, sin un verdadero uso real y efectivo en el mercado, con el fin de conferir al solicitante una posición de bloqueo para oponerse a eventuales solicitudes de registro de signos idénticos o parecidos.

La representación de Hamilton International, no obstante, esgrimió que la solicitud impugnada era una adaptación necesaria a las nuevas exigencias del mercado de relojes (al solicitarse el registro sobre relojes inteligentes) y presentó abundante documentación probatoria del uso de sus marcas Hamilton para relojes, de manera ininterrumpida desde el año 1892.

Así las cosas, en diciembre de 2019, la División de Anulación de la EUIPO dio la razón a la compañía relojera y desestimó la acción planteada por el piloto de carreras. Aun así, descontento con la resolución, en febrero de 2020 se interpuso recurso contra esta decisión.

No obstante, en octubre de 2020, la Sala de Recursos ha decidido desestimar el recurso interpuesto, por los siguientes motivos:

La resolución de la Sala de Recursos

El primer “golpe” que la Sala de Recursos asestó a la representación de Lewis Hamilton estaba relacionada con la propia forma de plantear el recurso, al recordar que el solicitante de una marca no está obligado a probar su buena fe en el registro, sino que más bien, la parte que insta una acción de nulidad por mala fe, será la que deba acreditar esta última.

A su vez, la Oficina únicamente podrá valorar los motivos y argumentos esgrimidos por las partes en el asunto concreto. Por tanto, se estudió si había un abuso del período de gracia (desde la solicitud de una de sus marcas en 1996 hasta el año 2014, con la solicitud de la marca impugnada).

En este sentido, la Sala de Recursos dijo que, la representación del piloto de F1 fue incapaz de acreditar la concurrencia de las causas que demuestran la mala fe en la solicitud de una marca. Esto se debe a que la titular de la marca impugnada ha presentado una cantidad significativa de documentación probatoria del uso de sus marcas Hamilton para relojes.

Por tanto, al demostrarse un uso continuado de la marca “Hamilton” para relojes, se rompe con el presupuesto de estar ante una concatenación de registros marcarios que no se utilizan en el mercado, con la única intención de abusar del derecho marcario.

Finalmente, la Sala de Recursos se permite lanzar una serie de comentarios, que si bien no guardan una relación directa con la acción de nulidad, si fueron integrados por la representación de Lewis Hamilton en su escrito.

En primer lugar, indica que el apellido “Hamilton” es un apellido muy común en los países de habla inglesa, por lo que, Lewis Hamilton no puede disponer de un “derecho divino” de registrar su apellido como marca, si esto puede infringir derechos anteriores. A su vez, las partes no discutieron el hecho de que la marca “Hamilton” venía usándose más de cien años antes del nacimiento del campeón de F1, por lo que el conocimiento o renombre de Lewis Hamilton en el mundo es, en este caso, inservible.

En conclusión, la EUIPO deniega a Lewis Hamilton el derecho a impedir que la compañía Hamilton International comercialice sus relojes Hamilton, ya que no ha habido mala fe a la hora de solicitar el registro. Ahora bien, ¿podrán invertirse las tornas y ver cómo es Lewis Hamilton el que se queda sin sus marcas, por la existencia de estas marcas “Hamilton” anteriores? Se deberá esperar a la estrategia seguida por Hamilton International.”

Alejandro García Martínez